专利申请公开后驳回的应对策略与法律路径

专利申请公开后驳回的应对策略与法律路径

我们湖北山河律师事务所周叶律师团队，结合近期代理的一起典型案例，为您解析专利申请公开后被驳回的应对策略。该案中，某科技公司就一项新型环保材料技术提交发明专利申请，公开后收到驳回决定，理由是该技术方案在申请日之前已被某国外期刊摘要公开，缺乏新颖性。申请人对此决定表示异议，并寻求法律救济路径。

【一、基本案情】

　　我们湖北山河律师事务所周叶律师团队近期代理了一例典型案件。申请人是一家专注于新材料研发的科技企业，其就一项“基于生物基可降解材料的制备方法”向国家知识产权局提交了发明专利申请。该申请经初步审查合格后，于2023年6月进入公开阶段。2024年1月，申请人收到驳回决定，审查员认为该技术方案已在某国际学术会议论文集中被公开，且公开日期早于本申请的申请日，因此认定该专利申请不具备《专利法》第22条规定的新颖性，予以驳回。

【二、争议焦点】

　　本案的核心争议焦点有两个：

　　（一）该专利申请是否因在先公开而丧失新颖性。审查员依据《专利法》第22条第2款，认为该技术方案在申请日之前已被现有技术所公开，故不具备新颖性。申请人则认为，该论文集虽已公开，但内容与本案技术方案存在实质性差异，且公开范围有限，不应认定为可公开获得的现有技术。

　　（二）申请人在收到驳回决定后，应如何依法寻求救济，是否可以通过修改申请文件或提出复审请求来克服驳回理由。

【三、法律分析】

　　（一）关于新颖性的认定标准。依据《专利法》第22条第2款规定，新颖性是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。在本案中，审查员引用的国际会议论文集属于公开出版物，若其公开日期早于本申请的申请日，且内容足以使本领域技术人员能够实施该技术方案，则可能构成现有技术。申请人需提供证据证明其技术方案与在先公开内容存在实质性区别，或证明该论文集不属于公众可以获知的公开出版物。

　　（二）关于复审请求的提出。依据《专利法》第41条第1款规定，专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内，向专利复审委员会请求复审。复审请求应当提交复审请求书，说明理由，必要时还应当附具有关证据。申请人在复审请求中，可以结合驳回决定指出的问题，对申请文件进行修改，但修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。依据《专利法实施细则》第60条第1款，申请人在复审请求时可以对申请文件进行修改，但仅限于消除驳回决定指出的缺陷。

　　（三）关于申请文件的修改策略。依据《专利法》第33条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。修改的重点应针对驳回决定中认定的缺陷。例如，若驳回理由涉及权利要求不清楚，申请人应重新梳理权利要求，使其保护范围明确、合理；若涉及说明书公开不充分，则需补充实施例或实验数据，但不得引入新内容。

【四、裁判规则与处理要点】

　　我们湖北山河律师事务所周叶律师团队总结如下三条可操作的规则：

　　（一）收到驳回决定后，申请人应在三个月内决定是否提出复审请求。逾期未提出，该驳回决定即发生法律效力，专利申请将被视为撤回。

　　（二）在提出复审请求时，申请人必须提交书面复审请求书，并附具详细的理由和证据。若需要对申请文件进行修改，修改内容必须严格限于消除驳回决定指出的缺陷，不得扩大原申请范围。

　　（三）在复审过程中，申请人可主动与审查员进行沟通，提交意见陈述书，解释技术方案与现有技术的区别，争取审查员的理解。沟通时应保持专业、理性，以事实和法律为依据。

【核心要点】

　　● 专利申请公开后被驳回，申请人应在收到驳回决定之日起三个月内向专利复审委员会提出复审请求，逾期将丧失救济机会。
　　● 复审请求必须附具书面理由和证据，必要时可对申请文件进行修改，但修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
　　● 新颖性争议的核心在于证明技术方案与现有技术存在实质性区别，申请人应提供对比分析或补充实验数据。
　　● 申请人在复审过程中可与审查员进行书面或口头沟通，但应基于事实和法律，不得进行虚假陈述。

　　如有类似情况，欢迎咨询湖北山河律师事务所周叶律师团队。

——来源：湖北山河律师事务所周叶律师团队·专利法律知识库