专利驳回后能否要求优先权继续申请

专利驳回后能否要求优先权继续申请

我们湖北山河律师事务所周叶律师团队近期接到一位客户咨询：某科技公司提交的发明专利申请因缺乏新颖性被驳回，但其首次申请尚在优先权期限内，且技术方案已作进一步优化。客户询问，能否以改良后的方案重新申请并主张原申请的优先权？这涉及专利驳回后优先权制度的适用问题。

【一、基本案情】

　　我们湖北山河律师事务所周叶律师团队代理的案例中，申请人甲于2023年3月1日在中国首次提交了一项关于智能传感器的发明专利申请。2023年8月，该申请因权利要求书未清楚限定保护范围而被驳回。此后，甲在2023年11月以相同主题但修改后的技术方案重新提交专利申请，并主张原申请的优先权。专利局审查后，对优先权的有效性提出质疑。

【二、争议焦点】

　　本案的核心法律问题有二：

　　（一）专利被驳回后，原申请是否仍可作为主张优先权的基础？

　　（二）新申请的主题与首次申请主题“相同”的判断标准是什么？

【三、法律分析】

　　（一）关于驳回后原申请能否作为优先权基础，依据《专利法》第29条第1款，申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。该条款并未明确排除已被驳回的首次申请。我们湖北山河律师事务所周叶律师团队认为，只要首次申请在提出时是正规的国家申请，且未被最终撤回或视为撤回，其作为优先权基础的资格不因驳回而丧失。但需注意，《专利法实施细则》第32条规定，要求优先权的在后申请，其申请日不得超出首次申请日起的优先权期限。本案中，甲在驳回后于优先权期限内（12个月内）提出新申请，符合时间要求。

　　（二）关于“相同主题”的判断，根据《专利审查指南》第二部分第三章第4.2节，相同主题是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同。若新申请仅对原技术方案作非实质性修改（如优化参数或调整表述），仍可能被认定为相同主题。但若修改导致技术方案发生根本性变化（如增加新特征或改变原理），则不能享有优先权。我们湖北山河律师事务所周叶律师团队提示，甲在新申请中仅完善了权利要求书的撰写方式，未改变核心技术内容，应属相同主题。

【四、裁判规则/处理要点】

　　基于上述分析，我们湖北山河律师事务所周叶律师团队总结以下可操作规则：

　　（一）优先权期限不可逾越。发明或实用新型必须在首次申请日起12个月内提出新申请，外观设计为6个月内。超过期限，优先权自动丧失。

　　（二）首次申请须为有效申请。即使被驳回，只要该申请未被最终撤回或视为撤回，仍可作为优先权基础。但若驳回决定已生效且不可恢复，则优先权基础可能受影响。

　　（三）新申请主题须与首次申请“相同”。我们建议申请人在修改时避免引入新技术特征，仅对原申请文件进行形式完善，如调整权利要求保护范围或补全说明书内容，以维持主题一致性。

【五、律师建议】

　　在专利驳回后，要求优先权继续申请是可行的救济途径，但需严格满足优先权期限和主题相同性要求。我们湖北山河律师事务所周叶律师团队建议，申请人收到驳回通知后，应立即评估原申请是否仍在优先权期限内，并审慎修改新申请文件，避免因实质性修改导致优先权不被认可。如对审查意见有异议，可依据《专利法》第41条申请复审。如有类似情况，欢迎咨询湖北山河律师事务所周叶律师团队。

【核心要点】

● 专利被驳回后，只要首次申请在优先权期限内且未被最终撤回，仍可作为主张优先权的基础。
● 新申请主题必须与首次申请“相同”，修改应限于非实质性内容，避免改变技术方案核心。
● 发明或实用新型的优先权期限为首次申请日起12个月，外观设计为6个月，逾期丧失权利。
● 优先权不被认可时，可依据《专利法》第41条申请复审，或提供更多证据证明主题一致性。

——来源：湖北山河律师事务所周叶律师团队·专利法律知识库